Morocco – Remedies for the protection of IP rights in Morocco

Article written by Imane Nacer – Senior IP Consultant & Associate at H&H IP LAW

Counterfeiting creates public health, fiscal and societal problems. Morocco as other countries in the world, provide effective IP enforcement measures to fight the scourge of counterfeiting, to enable effective implementation of the IP laws through customs, police, and judicial authorities.

While it should be noted that the main economic sectors affected by counterfeiting in Morocco are textiles, leather, electrical, automotive spare parts, and cosmetics. The main regions affected are those of Casablanca, Tanger-Tetouan, Oujda-Nador, Agadir and Marrakech.

The means of prevention and repression of counterfeiting, such as presented below, can be requested from the various public actors concerned by the fight against counterfeiting in Morocco, namely: the Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC), the Administration of Customs and Indirect Taxes (ADII), the Directorate General of National Security (DGSN), the Royal Gendarmerie (GR) and the Ministry of Justice and Freedoms.

1.Protection through the customs authorities

In the scope of the continuous efforts to create competent border enforcement measures and to provide effective protection, the Customs in Morocco have established a trademark recordation system for registered trademarks – which are registered with the Moroccan Trademark Office –, this system is undoubtedly help Customs officials target, intercept, and confiscate shipments of infringing goods.
The Customs requirements include mainly, a legalised and notarised PoA, list of brand owner’s authorised importers/exporters, a guide detailing the difference between counterfeit and genuine goods for the Customs officer easy detection, while trademark true copies, can be obtained by the representative directly from the TMO in Morocco.
The remedies imposed include fines, seizures and destruction of counterfeit goods, and infringers can also be required to pay the cost of warehousing counterfeit goods. To merit the awards just stated, after receipt of Customs notification, informing the brand owner or his representative in Morocco, civil proceedings have to be initiated through filing a seizure petition before the court, which issues a ruling ordering a bailiff of justice to move to the Customs Authorities premises, to obtain officially details on the shipment, including among others quantity and sample of the detained goods. A report is established by the bailiff in this regard, which is the legal ground for filing the civil claims.
It is worth noting, that to ease the proceedings the Customs collaborate with the right holders or their representative by allowing and before initiating the civil proceedings via bailiff, to take pictures of the detained goods, if the same will be confirmed by the right holder to be genuine the goods will be released with undertaking any legal proceedings, however, if the same are counterfeit the above proceedings have to be undertaken, to cease the entry of the goods in the Moroccan market, or eventually their export.
In addition to this, brand owners are advised to conduct yearly trainings to the customs officers to familiarize them with the originals and typical counterfeits.
On a separate note, Customs recordation is restricted to only goods bearing trademarks, while other IP titles such as Industrial Designs, patents can be defended through other means of defense.

2. Protection through penal measures

If counterfeit goods are detected, criminal complaints through the public prosecution must be filed. The matter will be investigated (usually via Royal Gendarmerie or police); raids carried out and, if substantiated, the case will be transferred to the criminal court.
Once the case is filed and the Police/Royal Gendarmerie report (Proces-verbal), is transferred to the Public Prosecutor, civil claims on behalf of the civil party can be submitted.
The criminal court can issue fines and even jail sentences, order the confiscation and destruction of the infringing goods and the publication of the decision at the infringer’s expense. The remedies and their extent find their positive law basis in the Moroccan Trademark Law (NO. 17-97 on the protection of Industrial Property and Criminal Code of Morocco).

3. Protection through Civil measures

A further option for brand owners ¬¬– mostly adopted in view of its smoothness – is to file a case, against the offender if for example detected in the market to be dealing with counterfeit/infringing goods, before the civil court via a sworn bailiff of justice, as guaranteed in the Moroccan Trademark Law (NO. 17-97 on the protection of Industrial Property). The civil proceedings start via filing a seizure petition before president of the court in the city where the offender is domiciled, who shall issue a ruling ordering a sworn bailiff of justice to move to the premises of the trader, in order to proceed with a seizure of the counterfeit goods detected, to obtain officially among other details of the trader, as well as a physical sample of the counterfeit goods.

Based on his visit, the bailiff establishes his affidavit including the information obtained plus photos of the seized goods, subsequent to the same, an introductory petition must be filed before the Tribunal of Commerce, in 30 days starting from the bailiff visit date to the trader store, requesting among others monetary damages and the destruction of the counterfeit goods at the offender’s cost.

H&H IP Law is available to provide further advice and assistance. If you are interested in discussing our services, please contact us.

L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) vient de lancer, trois nouvelles prestations relatives à l’exploitation du système des brevets d’invention.
Destinées aux entreprises, et en particulier aux PME et start-up, aux centres de recherche et aux universités, ces prestations consistent en des analyses substantielles et personnalisées de l’information brevet, et constitue une réponse aux besoins en information stratégique pour une prise de décision éclairée en matière d’innovation ainsi que pour le positionnement technologique et concurrentiel.
En vertu de ces prestations, les demandeurs, peuvent bénéficier de rapports personnalisés en matière de brevets d’invention, à savoir :
Rapport de Recherche d’antériorité / état de la technique
La recherche d’antériorité permet d’avoir un avis, des experts de l’OMPIC dans le domaine de l’examen des brevets, sur la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle d’un brevet délivré. Ce rapport est particulièrement recommandé dans le cas d’un litige autour d’un brevet délivré sans examen quant au fond (avant l’entrée en vigueur de la loi 23-13).
La recherche sur l’état de la technique, quant à elle, permet de dresser un état des lieux de l’art antérieur pertinent (articles, brevets, conférences) correspondant à l’objet de la demande de prestation, ainsi qu’une analyse de son degré de pertinence, et ce en se servant des outils et des bases de données les plus performants en la matière.
Rapport d’information sur la situation juridique des brevets au Maroc
Le rapport d’information sur la situation juridique des brevets permet d’identifier les brevets relatifs à un produit ou à un procédé antérieurement déposé sur le territoire marocain. Le rapport contient un descriptif des brevets associés à une technologie donnée, ainsi que la situation juridique des brevets identifiés.
L’absence, sur le territoire marocain, d’un brevet en vigueur relatif à un produit ou procédé représente une possibilité de liberté d’exploitation dudit produit ou procédé. Cette prestation ouvre des opportunités de développement de nouveaux produits notamment dans le domaine des génériques.
Rapport sur les tendances technologiques en matière de brevets
Ce rapport consiste en une analyse de la situation des brevets concernant une technologie donnée selon un processus itératif de recherche sur l’état de la technique correspondante. Cette recherche est effectuée dans une sélection de bases de données internationales relatives aux brevets. A partir de cette recherche des informations juridiques, commerciales et technologiques sont extraites et présentées de manière à faciliter la compréhension, avec des conclusions ou des recommandations fondées sur les données recueillies.
Cette analyse permet de comprendre le comportement et les évolutions de la technologie visée et de prendre des décisions éclairées avant d’investir du temps et de l’argent dans de nouvelles technologies, de nouveaux partenariats ou opportunités de développement de produits.

Prestations à valeur ajoutée en matière de brevet d’invention

Participation de H&H IP LAW à l’atelier organisé par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale sur les prestations à valeur ajoutée en matière de brevet d’invention.
En présence des responsables de l’OMPIC, Mme. Karima FARAH, M. Mounsif ELAFIA, M. Mohammed Amine FERHANE, Mme. Soukaina BENCHEKROUN, M. Abdelaziz BRINI.
• Avis de brevetabilité suite aux observations ou modifications
• Rapport de Recherche d’antériorité / état de la technique
• Rapport d’information sur la situation juridique des brevets au Maroc
• Rapport sur les tendances technologiques en matière de brevets

La renommée mondiale du groupe de musique ONE DIRECTION et la star de pop LADY GAGA s’étend aux marques « ONE DIRECTION » et « LADY GAGA »

La renommée mondiale du groupe de musique ONE DIRECTION et la star de pop LADY GAGA s’étend aux marques « ONE DIRECTION » et « LADY GAGA »

Marques – Oppositions / H&H IP LAW

L’Office Marocain de la Propriété Industriel (OMPIC) a accepté l’opposition formée par notre mandante la société 1D MEDIA LIMITED sur la base de la renommée du groupe de musique « ONE DIRECTION », à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « ONE DIRECTION » déposée par un particulier en classes 3.

La déposante a ainsi formé un recours en annulation de cette décision auprès de l’OMPIC, considérant que l’opposante n’a pas de droit antérieure protégé sur la marque ONE DIRECTION, en raison que l’opposition s’est seulement basée sur la notoriété de du groupe de musique « ONE DIRECTION ».

Pour rappel, les dispositions de l’article 137 paragraphe (a) et (g) de loi 17/97 telle que modifiée et complétée par la loi 23/13 « Ne peut être adopté comme marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ».
…g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;… »
L’OMPIC avait ainsi reconnu que les éléments fournis par l’opposante lors de l’opposition, sont de nature à prouver la notoriété de ladite marque dans le territoire marocain « ATTENDU QUE l’opposant est titulaire d’une marque dont la notoriété est justifiée au Maroc ; ATTENDU QU’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes en présence ; QU’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne quant à l’origine des produits et services en cause ;»

Dans une autre affaire similaire, l’Office Marocain de la Propriété Industrielle (OMPIC) a également accepté l’opposition formée par notre mandante la société ATE MY HEART INC. sur la base de la notoriété de la pop star « LADY GAGA », contre la demande de marque « LADY GAGA  » déposée par un particulier dans les classes 3 et 25.

En se basant sur les mêmes dispositions de la loi précitée, l’office des marques (OMPIC) avait reconnu que les éléments fournis par l’opposant lors de l’opposition, sont de nature à prouver la notoriété de la marque LADY GAGA sur le territoire marocain, et a ordonné en conséquence le rejet total de la demande de marque en conflit

Il est également utile de rappeler les motifs et la procédure d’opposition au Maroc:

Conformément aux dispositions de l’article 148.2 du TM. Loi n° 17-97 modifiée et complétée par la loi 23-13, l’opposition doit être fondée sur l’un des motifs suivants :

– Par le propriétaire d’une marque protégée ou déposée antérieurement à ladite demande ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure,
– Par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle,
– Par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées ou déposées antérieurement.

La notoriété de la marque au Maroc peut être justifiée par la production de documents pertinents à l’appui de l’opposition, tels que :

– Campagnes publicitaires et promotionnelles portant sur ladite marque au Maroc ;
– Eléments de communication sur tout support : flyers, brochures, affiches, lien des vidéos, …
– Publication dans les journaux, magazines, … (sur support papier et/ou électronique) ;
– Preuve de commercialisation du produit au Maroc : Bon de commande, Devis, Factures, … ;
– Photos des produits exposés à la vente dans les commerces ;
– Certificats d’enregistrements de la marque à l’étranger ;
– Tout élément pouvant prouver la notoriété de la marque au Maroc et à l’étranger notamment (A titre d’exemple : des décisions prouvant la notoriété dans différentes juridictions) ;

Certes, la soumission de tous les éléments précités est susceptible d’être pertinente pour démontrer la notoriété de la marque devant le TMO, mais la décision repose également sur la conviction des Responsables du service opposition au niveau de l’office des marques et le degré de connaissance de la marque par le public concerné.

Article rédigé par BERRADY SOUMIA – IP Consultant/Associate– H&H IP LAW

Successful raid of denim trousers

Morocco – H&H IP LAW is pleased to share with you the news of conducting a successful raid on one important trader, dealing with huge quantity of denim trousers. Through our intelligence and investigation, we came to know that the trader, is not only offering for sale the seized goods, but the same is manuufactoring and supplying numerous retailers with counterfeit denim trousers. So seizing the aforementioned trader, will participate on the reduction of counterfeit Denim Trousers, in the Moroccan market.

TRADENAME VS TRADEMARK

Article written by Sara Berrady – Senior IP Consultant & Associate at H&H IP LAW

TRADENAME VS TRADEMARK

Although the terms TRADENAME and TRADEMARK may appear Indistinguishable, it is substantial for business owners, particularly those in the initial startup phase of their venture, to understand the differences. adopting and registering TRADENAME and TRADEMARK is an important part of newborn businesses to be perfectly positioned in the marketplace, both notions are relative and complementary, thus it’s a process that should be carefully examined.

The law distinguishes between the two: a TRADENAME relates to a company’s official name, but a TRADEMARK provides legal protection to a company’s brand and image.
According to the Moroccan law provisions, the TRADENAME is supporting the brand protection, which means that, it’s possible to challenge a TRADEMARK infringement act based on TRADENAME prior existence and registration.
Ultimately, we can assume that the TRADENAME registration provides a large protection to the brands issues and in the context of invalidation & assign-back court actions, hereunder summary of one of the successful cases conducted by our firm H&H IP LAW in accordance with the Moroccan laws:
Benefits cosmetics vs A.S :
• Physical Third party called A.S filed conflicting brand registration identical to benefits’ brands before the Trademark Moroccan office,
• The company Benefit Cosmetics did not have any registration of their brand benefit in Morocco,
• Benefit Cosmetics obtained favorable verdict based on TRADENAME protection and through the presentation of the company’ commercial registry which proved the bad faith of the opponent based on the earlier establishment of the company which has been created before the date of the conflicting brand registration.

Trade Name

A TRADENAME is the formal name under which an individual as a sole proprietor or a company selects to start a new business. Registering a TRADENAME in legal way is an important phase in branding for a company,

A “TRADENAME” shall be understood as the distinctive appellation or sign under which an enterprise is operated.
Names or designations which, by their nature or the use that may be made thereof, are contrary to morality and public order or are liable to deceive trade circles or the public as to the nature of the enterprise identified by that name, may not constitute TRADENAME.
Whether or not they are part of a mark, TRADENAMES shall be protected by the provisions of Law No. 15-95 constituting the Code of Commerce against any subsequent use of the trade names by a third party, be it in the form of a trade name or factory mark, TRADEMARK or service mark, if this could confuse the public.

Although registering a TRADENAME doesn’t provide legal protection in the way that registering a TRADEMARK does, choosing a TRADENAME should still be done thoughtfully. That’s because it’s the initial step in establishing an identity for a company in the marketplace. As indicated earlier, registering a TRADENAME doesn’t give a TRADEMARK right—both processes are separated and conducted before different entities.

Trademark:

A TRADEMARK is a more significant step identified with establishing brand recognition in the marketplace. A TRADEMARK can be associated with or it can be part of your TRADENAME and can be used to provide legal protection for the use of names, logos, symbols, or company slogans. Two easily recognized examples of TRADEMARKS are adidas’s 3 bars logo and Coke’s « Coca-Cola » written in its distinctive script. TRADEMARKS are easily recognized as they are accompanied by the TRADEMARK symbol—™.

It shall be unlawful to adopt signs infringing prior marks, in particular:

(a) an earlier mark registered or well known as defined by Article 6(a) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
(b) a name or company name, if this could create confusion in the mind of the public;
(c) a trade name or brand name known throughout the national territory, if this could create confusion in the mind of the public;
(d) a protected appellation of origin;
(e) the rights protected by the Law concerning the Protection of Literary and Artistic Works;
(f) the rights deriving from a protected industrial design;
(g) the rights relating to the personality of a third party, in particular his patronymic name, pseudonym or image;
(h) the name, image or repute of a local administrative unit.

A TRADEMARK requires a separate registration from a TRADENAME, and this must be done at the TRADEMARK Moroccan office. The registration of a TRADEMARKS guarantees an individual or business the exclusive use of the TRADEMARK, establishes legally that the same was not already being used by any other business entity prior to your registration of it, and provides official government protection from any other business subsequently infringing on a registered TRADEMARK. It also provides legal liability protection against someone subsequently claiming that you are infringing on a previously registered TRADEMARK.

Le Maroc a adhéré à l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye, le système d’enregistrement international des dessins et modèles.

Le Maroc vient d’adhérer à l’Acte de Genève de 1999, le 22 avril 2022. Le Maroc est la 69ème partie contractante à adhérer à cet Acte.

À compter du 22 juillet 2022, les entreprises et créateurs du Maroc pourront solliciter une protection pour leurs dessins et modèles dans les 94 pays couverts par le système de La Haye – et non plus seulement les 34 couverts par l’Acte de La Haye de 1960 – ce qui facilitera leur expansion sur les marchés internationaux.

Parallèlement à cela, les autres membres souhaitant faire protéger leurs dessins et modèles au Maroc pourront désigner le pays par l’Acte de Genève.

Ce système offre au propriétaire d’un dessin ou modèle industriel la possibilité d’obtenir la protection de son dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant une seule demande rédigée en une seule langue auprès d’un seul Office. Ce système est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en Suisse.

Un enregistrement international produit les mêmes effets que ceux d’un enregistrement effectué directement dans chacun des pays désignés par le déposant.

Maroc : Adoption du projet de loi 66.19 modifiant et complétant la loi n° 2.00 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

Le projet vise à ajouter de nouvelles dispositions concernant la protection du droit d’auteur et des droits voisins dans l’environnement numérique, à inclure des dispositions relatives à l’exploitation numérique des œuvres musicales, audiovisuelles et visuelles, et à favoriser la compatibilité de la loi avec les conventions internationales, en particulier avec le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Il vise, en outre, à ajouter de nouvelles dispositions concernant le “droit de suite” qui porte sur les droits matériels des artistes plasticiens issus de la revente de leurs œuvres originales (peintures plastiques, sculptures, etc.), et à inclure de nouvelles définitions notamment des “arts du dessin et de la peinture” et du “service de partage du contenu via Internet et ce conformément aux nouvelles dispositions.

Le texte de loi intervient en réponse aux aspirations d’une catégorie de professionnels et différents acteurs du secteur et aux mutations liées à la révolution technologique et informatique pour remédier au manque et accompagner le secteur dans son développement accéléré à l’échelle internationale.

Source la MAP

QU’EST-CE QUE LE MÉTAVERS, CET INTERNET DU FUTUR ? QUELLE PROTECTION POUR LES TITULAIRES DE MARQUES ?

Article rédigé par Mr Hicham Chorfi – Conseiller en Propriété Industrielle

Mark Zuckerberg a annoncé le 28 octobre 2021 le changement de nom de la maison mère de Facebook et la construction du métavers, un monde numérique parallèle immersif et connecté au réel.

D’ABORD, QU’EST-CE QU’UN MÉTAVERS ?

Un métavers est un monde virtuel immersif, dans lequel les utilisateurs évoluent sous la forme d’un avatar, une illustration graphique personnalisée.

Dans le monde de l’entreprise, vous abandonnerez peut-être les réunions physiques et celles sur Zoom ou Teams pour se réunir avec l’avatar d’un client, d’un partenaire, d’un fournisseur ou d’un employé dans une salle de réunion virtuelle.

Les marques y voient un potentiel pour développer un nouveau canal de vente, mais également un nouveau moyen de communication. En effet, les utilisateurs pourraient y acheter des vêtements, voitures ou accessoires pour leur avatar, notamment sous la forme de NFT « non fongible token », Comme son nom l’indique, un NFT n’est PAS fongible. C’est un jeton qui représente un actif unique avec des caractéristiques qui lui sont propres.

De ce fait, de nombreuses marques telles que Adidas, Nike, Disney, Hyundai, Warner Bros., Gucci, Louis Vuitton et bien d’autres rejoignent le métavers.

Cependant, avant de rentrer dans ce monde virtuel, il est important de vérifier si la protection de la propriété intellectuelle est adaptée à ce monde virtuel.

La marque est soumise au principe de spécialité selon lequel lorsqu’une marque est déposée il est nécessaire de définir pour quels produits et/ou services elle sera protégée et utilisée.

La marque est soumise également au principe de territorialité selon lequel la marque n’est protégée que sur le territoire duquel elle a été déposée/enregistrée.

Une marque peut donc être déposée dans un pays X et un autre pays Y, par deux entreprises différentes et pour des produits et/ou services identiques, similaires ou différents.

La marque notoire fait exception au principe de territorialité et de spécialité.

Le principe de la spécialité de la marque dans le monde du métavers ?

Les lois relatives à la propriété intellectuelle et notamment la loi marocaine sur la propriété industrielle disposent qu’un en­registrement de marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. En vertu du principe de spécialité, une marque n’est protégée que pour les produits et services visés lors du dépôt, sauf pour les marques notoires qui bénéficient d’une protection juridique plus large et au-delà des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées.

 

La question qui se pose est donc de savoir si un enregistrement de marque dans le monde réel pourrait être considéré comme suffisant pour conférer une protection dans le monde virtuel.

 

Est-ce qu’en achetant un bien virtuel d’une marque dans le métavers, l’acheteur fera-t-il le lien avec la marque du monde réel ? La détermination du risque de confusion change d’un cas à un autre. L’analyse ne se fait pas uniquement au regard des produits et services.

 

Pour éviter tout risque et dans la mesure où il n’y pas encore de jurisprudence en la matière, il est recommandé aux titulaires de marques de déposer leurs marques en visant également des produits et services liés au métavers : biens virtuels téléchargeables, services de divertissement, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels.

 

A titre d’exemple, les marques de vêtement de sport effectuent de nouveaux dépôts de leurs marques en visant spécifiquement les classes 9 (biens virtuels téléchargeables), 35 (vente de produits virtuels) et 41 (Services de divertissement, à savoir fournir des chaussures, des vêtements […] virtuels en ligne et non téléchargeables, destinés à être utilisés dans des environnements virtuels).
Ainsi, redéposer sa marque dans les classes précitées semble urgent et indispensable pour réserver sa place dans le Métavers.

Le principe de la territorialité de la marque dans le monde du métavers ?

La marque est un droit territorial, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer aux tiers que sur le territoire duquel l’enregistrement a été effectué. Il peut dès lors sembler délicat de rapprocher le principe de territorialité de la marque avec le métavers.

Le métavers est détaché de tout territoire.
Il a un caractère mondial, accessible à des utilisateurs établis partout dans le monde ayant un ordinateur et une connexion internet.

La question qui se pose est de savoir si une marque enregistrée peut bénéficier d’une protection contre des actes de contrefaçon constatés dans le métavers et si on pourrait transposer la jurisprudence établie en matière de contrefaçon sur Internet vers le monde du métaverse, en vertu de laquelle l’acte de contrefaçon d’une marque est constitué dès lors qu’on a des indices qui permettent de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.

La jurisprudence future confirmera si l’émetteur du NFT s’exposera au risque d’une action en contrefaçon de la part de détenteur du droit sur la marque en question.